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L’ultima pronuncia sulla tutela ultramerceologica nel caso Adidas

Non è necessario constatare un rischio di confusione tra il marchio notorio e il segno per accertare una violazione del marchio notorio, ma l’uso di tale segno da parte di terzi non può essere impedito se il pubblico lo percepisce come decorazione: la sentenza Adidas/Fitnessworld conferma l’approccio alla tutela ultramerceologica per i marchi notori seguito nel caso Davidoff.

Adidas, produttrice di indumenti sportivi e titolare del noto marchio costituito da tre strisce verticali parallele, aveva chiesto a un tribunale olandese di impedire a Fitnessworld la commercializzazione di indumenti sportivi con un motivo a due strisce applicato sulle cuciture laterali. Secondo Adidas, la commercializzazione da parte della Fitnessworld di indumenti recanti il motivo a due strisce generava un rischio di confusione, in quanto il pubblico avrebbe potuto associarli con i capi di abbigliamento sportivo della Adidas.

La causa era giunta di fronte all’Alta Corte dei Paesi Bassi, che aveva sospeso il procedimento per chiedere alla Corte di Giustizia Europea (causa C-104/01) di rispondere essenzialmente a due domande:

a) se l’Articolo 5(2) della Direttiva sui marchi, che nella sua formulazione espressa si applica soltanto quando un determinato segno è usato in relazione a beni o servizi che non sono simili a quelli per i quali il marchio è stato registrato, si possa applicare anche con riferimento a beni o servizi simili o identici (e quali siano gli effetti della risposta a tale quesito sulla legge nazionale che ha trasposto la norma);

b) quale sia l’incidenza sulla questione del fatto che il segno impugnato venga percepito dal pubblico interessato esclusivamente come una decorazione.

La sentenza emessa il 23 ottobre 2003 dalla Corte di Giustizia Europea ha confermato l’approccio adottato nel caso Davidoff (vedi notizia sull’argomento). La Corte ha dichiarato infatti che

a) uno Stato membro, laddove eserciti l’opzione offerta dall’art. 5, n. 2, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, ha l’obbligo di accordare la tutela specifica prevista in caso di uso da parte di un terzo di un marchio d’impresa o di un segno successivo, identico o simile al marchio notorio registrato, sia per prodotti o servizi non simili, sia per prodotti o servizi identici o simili a quelli contraddistinti dal marchio notorio. Non è necessaria la constatazione di un rischio di confusione tra il marchio notorio e il segno per accertare una violazione del marchio notorio. È sufficiente che il grado di somiglianza tra il marchio notorio ed il segno abbia come effetto che il pubblico interessato stabilisca un nesso tra il segno ed il marchio;

b) se, secondo una valutazione di fatto del giudice nazionale, il pubblico percepisce il segno esclusivamente come decorazione, esso non stabilisce, per ipotesi, alcun nesso con un marchio d’impresa registrato, di modo che in tal caso il titolare di quel marchio d’impresa non può impedire l’uso di quella decorazione da parte di terzi.